UA RU EN

— Використання третіми особами запатентованої речовини в своїх патентах —


Використання третіми особами запатентованої речовини в своїх патентах

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”,

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

 Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

  • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
  • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

  • продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
  • існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються у судовому порядку.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Такі положення зафіксовано в ч. 2-4 ст. 31 Закону щодо дій, які не визнаються порушенням прав:

не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):

  • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
  • без комерційної мети;
  • з науковою метою або в порядку експерименту;
  • за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією). 

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Відповідно до ст. 33 Закону, патент може бути  визнано  у  судовому  порядку  недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;

б)  наявності  у  формулі  винаходу  (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту  внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

На підставі ст. 34 Закону, на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

У випадку використання запатентованої діючої речовини (винаходу) у корисній моделі без дозволу власника патенту, останній може звернутися до ДП “Укрпатент” (Український інститут інтелектуальної власності) з проханням провести експертизу на предмет пріоритетності та використання діючої речовина у складі корисної моделі. На підставі висновку заявити про анулювання патенту на корисну модель.

Підтвердженням такої практики є цілий ряд судових рішень із судової практики, якими суди зобов’язали відповідачів припинити розповсюдження продукції до складу якої входить запатентована діюча речовина.

Таким чином, якщо запатентована корисна модель до складу якої входить запатентована діюча речовина не використовується з комерційною метою (або ж використовується з науковою чи експериментальною метою), то порушення патентних прав в даному випадку не вбачається. Якщо ж на основі корисної моделі буде вироблятися продукт, до складу якого буде входити запатентована діюча речовина, а також цей продукт буде продаватися чи рекламуватися, то власник патенту на діючу речовину має правові підстави звернутися до компетентних органів з заявою про анулювання патенту на корисну модель та до суду з вимогою про припинення використання патенту та продукту, а також визначення розміру компенсації. 

ОТРИМАЙТЕ ПРОФЕСІЙНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА
Будь ласка, заповніть форму та
надішліть її нам. Впродовж 15 хвилин
наш юрист зателефонує
Вам та відповість на всі Ваші питання
ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦІЮ
ОСТАННІ НОВИНИ
21
жовтень
Куди краще подавати заявку на сертифікацію
Все частіше до нас (ЮФ “KopotLawyers”) звертаються імпортери з питанням в якому органі...
ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРАВОВИЙ КОММЕНТАР
31
березень
Використання третіми особами запатентованої речовини в своїх патентах
Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за...
ДЕТАЛЬНІШЕ
РЕКОМЕНДАЦІЇ КЛІЄНТІВ
ТОВ "Гексагон-Україна"
Андрій Скіп, заступ. директора
Висловлюємо подяку за професійну та своєчасну допомогу юристам KopotLawyers у вирішенні...
ДЕТАЛЬНІШЕ